Au moment où les entreprises des sciences de la vie qui cherchent à rentabiliser leur portefeuille de PI émergent des difficultés liées à la COVID-19, l'année 2021 devrait être marquée par une recrudescence des licences de produits, des acquisitions et des partenariats.
Des recherches de vérification préalable bien exécutées sont indispensables pour réduire les risques et optimiser les opportunités dans ces transactions à fort enjeu. Manquer des informations critiques pendant une recherche de paysage, de liberté d'opérer ou de validité peut remettre en question des années de développement de produits et engendrer des conflits juridiques à l'avenir.
Gene Quinn, Président-Directeur Général de IPWatchdog, a expliqué ce défi lors d'un webinaire récent avec CAS : « Dans les sciences de la vie et en particulier dans les domaines qui suscitent beaucoup d'intérêt comme l'oncologie et la thérapie cellulaire et génique, les enjeux financiers sont considérables pour les entreprises qui se lancent dans la recherche. »
« Les recherches de PI aux enjeux élevés peuvent représenter un investissement considérable en temps et en argent, mais c'est justifié », a-t-il ajouté. « Ces recherches déterminent l'analyse coûts-bénéfices pour chaque opération de fusion et d'acquisition, chaque nouvelle licence de produit et chaque audit du portefeuille. Une opportunité manquée ou un litige risquent de nuire à des carrières comme à la réputation de l'entreprise. »
Au cours du webinaire, un panel d'experts s'est joint à Gene Quinn pour présenter des points de vue uniques sur les bonnes pratiques en matière de contrôle préalable aux recherches de PI. Parmi les membres du panel se trouvaient Heidi Berven, titulaire d'un doctorat, partenaire et co-dirigeante du département des brevets du cabinet d'avocats d'affaires Honigman, Paul Coletti, conseiller adjoint en brevets chez Johnson & Johnson et Matthew McBride, directeur des services de PI chez CAS.
Regardez l'enregistrement complet du webinaire pour découvrir comment vous pouvez éviter des pertes de temps et des erreurs et réduire les risques juridiques au cours des opérations de contrôle préalable, afin de pouvoir prendre des décisions importantes en toute confiance.
Définition des normes pour une recherche de PI efficace
Les recherches efficaces de vérification préalable sont des projets extrêmement complexes dont le succès fait intervenir de multiples facteurs. Il est préférable de les réaliser de façon itérative, en passant par de nombreuses étapes, révisions et perfectionnements pour obtenir une vue complète du paysage. Ces recherches sont également hautement collaboratives et nécessitent une équipe de spécialistes des brevets, des affaires, de la PI et de la recherche qui doivent aligner leurs responsabilités et leurs processus sur des objectifs clairement définis.
Une mauvaise communication, des protocoles de recherche incomplets ou imprécis ou une gestion incohérente du projet risquent de provoquer des faux pas aux conséquences commerciales désastreuses. « Je pense que chacun éprouve l'envie de voir le défilé des horreurs ou des catastrophes » a déclaré Heidi Berven. « Et en réalité, on n'apprend pas vraiment les secrets des catastrophes dans le monde de la recherche.On ne les voit que lors des actions en justice. »
Le panel d'experts a souligné quatre erreurs courantes et coûteuses dont ils ont été témoins dans leurs recherches de vérification préalable et qui peuvent faire dérailler des projets de recherche et de développement et retarder les opportunités d'investissement :
- Oubli de l'avant-dernier produit ou composé. Même si la recherche est généralement axée sur le composé ciblé, il est également important de vérifier les composés actifs et leurs métabolites. Lorsqu'on envisage la cible, il est important de se pencher sur l'avant-dernier composé et de prendre une décision quant à son caractère actif ou non. Par exemple, un précurseur ou un produit intermédiaire peut avoir une activité. Étendre la recherche aux métabolites les plus proches pourrait aussi s'avérer essentiel pour protéger la PI future.
- Fournir des informations incomplètes ou inexactes à l'avocat ou au chercheur. Il arrive que des chercheurs manquent des brevets pertinents parce qu'on leur a indiqué une structure originale erronée et qu'ils ont découvert des variations dans différentes bases de données de composés. La vérification et la validation des structures fait partie du processus itératif, ce qui assure une plus grande confiance à long terme avant de dépenser du temps et de l'argent dans des recherches plus approfondies.
- Absence de validation soigneuse de détails clés dans les documents publics. Le chercheur pourrait découvrir que la structure autorisée est déjà protégée. Cela pourrait constituer un indicateur incitant l'équipe à s'assurer qu'elle révise la structure adéquate. Avant de continuer, le chercheur devrait procéder à une étude approfondie et vérifier l'enveloppe du fichier de brevet pour savoir si le nom a vraiment été corrélé à la structure ou au numéro de structure. Dans le cas contraire, la recherche sera mal orientée.
« Vous ne pensez jamais que cela risque de se produire, et pourtant, c'est le cas », indique Heidi Berven. « J'ai vu des situations dans lesquelles la structure n'est pas publique, ou est publique, mais erronée, ou est divulguée pour la première fois dans l'enveloppe du fichier de la quatrième ou cinquième demande de reconduction aux États-Unis pendant les poursuites pour surmonter un rejet pour évidence. » - Négligence de la vérification préalable. Les petits détails peuvent entraîner de grandes conséquences. Le chercheur peut trouver une technique antérieure, mais ne pas vérifier deux fois le dépôt de brevet ou la date de profilage. Il peut faire des erreurs typographiques ou même concevoir une recherche trop large. Pour éviter les inexactitudes, il faut procéder lentement et vérifier chaque résultat deux fois. Il incombe à chaque membre de l'équipe de vérification préalable de réduire les erreurs humaines en s'assurant que des mécanismes régulateurs font partie intégrante du processus afin d'éliminer les pertes de temps et de ressources résultant d'erreurs simples.
Accéder aux opportunités en limitant le stress
La bonne nouvelle tient au fait que la plupart des erreurs commises lors de la vérification préalable peuvent être évitées en définissant clairement les responsabilités et en établissant des processus collaboratifs qui garantissent des mécanismes régulateurs itératifs.
« La propriété intellectuelle a toujours été une question de partenariat », déclare Matthew McBride de CAS. « Chacun a un rôle à jouer et ces rôles ne sont pas nécessairement équivalents. Vous devrez parfois céder le contrôle à quelqu'un qui détient davantage de parts ou qui possède une expérience plus approfondie, de sorte que ce travail implique un niveau de confiance élevé. C'est pourquoi les relations au sein des meilleures équipes s'établissent au fil des années. »
Pour oublier le stress et commencer rapidement à exploiter les opportunités, adoptez ces trois stratégies :
Stratégie N°1 - Ne pas essayer de tout faire en interne
De nombreuses organisations disposent de nombreux experts techniques et juridiques en interne et il peut être tentant de s'appuyer sur l'expertise juridique et scientifique dont vous disposez pour effectuer les recherches. Même si ces professionnels peuvent être des experts de la science ou du droit des brevets, il est peu probable qu'ils maîtrisent toutes les complexités des recherches de vérification préalable.
« Après avoir travaillé aux côtés de chercheurs aguerris, je ne supposerais jamais être en mesure de procéder à une recherche de haute qualité dans les bases de données complexes qu'ils utilisent », déclare Heidi Berven.
En matière de recherche, il n'existe pas de solution miracle. Plus les enjeux sont élevés, plus la recherche doit faire l'objet d'analyses et cela nécessite une expertise dédiée au domaine.
« Les entreprises et les cabinets d'avocats ont besoin de chercheurs capables de découvrir des informations et des références obscures concernant les brevets. Les spécialistes professionnels de la recherche de brevets disposent d'un large éventail de technologies et de ressources commerciales pour réaliser des recherches rapides et très précises, sans faire monter les coûts », déclare Matthew McBride.
Un bon chercheur pose beaucoup de questions, vérifie chaque information deux fois, communique en toute transparence avec chaque membre de l'équipe et s'écarte des sentiers battus pour découvrir chaque élément d'information pertinent.
Stratégie N°2 - Construire un processus transparent et collaboratif
Les projets efficaces de vérification préalable à enjeux élevés nécessitent une collaboration entre avocats internes et externes, la gestion de la PI, la gestion commerciale, la R&D et les professionnels de la recherche.
« Le succès est directement lié au degré de collaboration », déclare Gene Quinn. « Chaque équipe doit trouver un équilibre parfait entre les experts, connaître ses objectifs et instaurer un environnement propice aux discussions transparentes et franches. »
Une communication solide est requise entre la personne qui demande la recherche, celle qui réalise la recherche et organise les informations, et les personnes qui s'appuient sur les résultats pour prendre des décisions commerciales, juridiques et liées à la PI. L'ensemble de l'équipe doit connaître clairement les objectifs de la recherche et savoir avec précision ce qu'il faut rechercher et quelles informations il ne faut pas manquer.
Paul Coletti, de chez Johnson & Johnson, a souligné l'obligation pour l'équipe de remettre en cause et d'affiner les paramètres de recherche : « Que recherchons-nous ? Qu'est-ce qui est important dans cette recherche moléculaire potentielle ? S'agit-il de l'intégralité de la molécule ? S'agit-il de certains composants ? Les réponses à ces questions permettront d'élaborer la meilleure structure de recherche. Toutefois, les scientifiques doivent aussi répondre aux questions qui affineront la recherche : Qu'est-ce qui est important pour vous ? Que pouvez-vous changer ? De quoi pourriez-vous vous passer ? »
Alors que les grandes entreprises bénéficiant d'un soutien important à la PI sont habituées à répondre à ces questions, ce n'est pas le cas des responsables de petites sociétés. Ils ont parfois du mal à comprendre la valeur de la PI, car cela peut sembler éloigné des activités de recherche qui déterminent leurs décisions quotidiennes.
« Lorsque nous parlons à des responsables de sociétés techniques, nous soulignons que la gestion de la PI est un investissement dans leur vie quotidienne », explique Matthew McBride. « Lorsque les chefs d'entreprise considèrent la PI de cette manière, à la fois dans leur choix de partenaires et dans les ressources qu'ils utilisent, cela modifie leur point de vue. L'investissement prend de l'importance à leurs yeux, car il déterminera les années de succès à l'avenir. »
Stratégie N°3 - Adopter le processus - c'est le moyen d'atteindre l'objectif
Les recherches de vérification préalable sont itératives et évoluent à mesure que des informations sont découvertes. Le besoin commercial, l'aspect critique et les considérations budgétaires influenceront la portée et la conception de la recherche.
« Dans un premier temps, vous pouvez ratisser large en examinant de multiples molécules ou dispositifs d'administration, de sorte que vos recherches peuvent être plus détendues et moins ciblées » déclare Paul Coletti. « Pour les entreprises qui en sont aux phases de pré-introduction en bourse ou d'introduction en bourse, les opportunités de licence sont intéressantes, de sorte que les recherches favoriseront l'évaluation du potentiel d'investissement. Si vous vous êtes lancé dans la recherche et le développement et souhaitez combiner la biologie sous licence avec des candidats de Phase II, mieux vaut être certain de réaliser des recherches en vue d'obtenir un brevet sans infraction. »
À mesure que la vérification préalable progresse, de nouvelles données sont identifiées, évaluées et discutées et cela peut modifier l'orientation du processus de recherche. L'activité ne doit pas s'interrompre tant que tous les membres de l'équipe n'ont pas la certitude que leurs questions et leurs préoccupations ont reçu des réponses.
Dans la mesure où les recherches de vérification préalable sont itératives, les coûts de gestion peuvent présenter un défi.
« Il est dangereux de fournir un résultat de recherche basé sur un certain coût : cela doit donc s'effectuer en plusieurs étapes », déclare Paul Coletti. « Ainsi, vous ne consacrez pas une somme considérable à une recherche restreinte qui produira une valeur limitée. »
Augmentez l'efficacité de votre recherche de PI
Dans les secteurs d'activité complexes et innovants confrontés à une pression croissante pour rentabiliser pleinement leur PI, les recherches de vérification préalable réduisent le risque et donnent confiance pour l'octroi de licences, les acquisitions et autres transactions commerciales, mais uniquement si ces opérations ont été soigneusement planifiées et exécutées avec prudence.
En mettant en place une équipe fiable de conseillers juridiques et de spécialistes de la recherche de PI et en développant une stratégie de projet itérative et collaborative, vous pouvez éviter les pertes de temps et les erreurs et réduire les risques juridiques afin d'être à même de prendre des décisions critiques avec une plus grande confiance.
Nous vous invitons à discuter de vos stratégies et besoins en termes de recherche de PI avec l'un de nos professionnels de la recherche. Pour commencer, veuillez nous contacter.
