Probablemente, a medida que las empresas del ámbito de la química y las ciencias biológicas que desean rentabilizar sus carteras de PI dejen atrás los retos de la pandemia de COVID-19, en 2021 asistiremos a un aumento de las licencias de productos, las adquisiciones y las asociaciones.
Las búsquedas de diligencia debida bien ejecutadas son esenciales para reducir los riesgos y optimizar las oportunidades en estas transacciones en las que suele haber tanto en juego. Pasar por alto información esencial durante una búsqueda de panorama, libertad de operación o validez puede hacer que peligren años de desarrollo de productos y causar conflictos legales en el futuro.
Gene Quinn, presidente y director ejecutivo de IPWatchdog, explicó este desafío en un seminario web reciente organizado en colaboración con CAS: “En las ciencias biológicas y en especial en espacios muy poblados, como la oncología y las terapias celulares y génicas, hay una enorme cantidad de dinero en juego cuando las empresas se embarcan en una búsqueda”.
“Las búsquedas de PI en las que hay mucho en juego pueden requerir una inversión considerable tanto de tiempo como de dinero, pero el fin lo justifica”, señaló Quinn. “Estas búsquedas determinan el análisis de coste-beneficio en todas las fusiones y adquisiciones, licencias de nuevos productos y auditorías de carteras de productos. Una oportunidad perdida o un litigio pueden hundir una carrera y la reputación de una corporación”.
Durante el seminario web, un comité de expertos se sumó a Quinn para compartir su punto de vista sobre las prácticas recomendadas para las búsquedas de PI de diligencia debida. El comité incluía a la Dra. Heidi Berven, socia y codirectora del departamento de patentes de Honigman, un bufete legal para empresas; Paul Coletti, abogado especializado en patentes de Johnson & Johnson; y Matthew McBride, director de los servicios de búsqueda de PI de CAS.
Vea la grabación completa del seminario web para descubrir cómo puede evitar las pérdidas de tiempo y los errores, además de reducir los riesgos legales durante la diligencia debida, para tomar decisiones cruciales con más confianza.
Establecer el estándar de una búsqueda de PI eficaz
Las búsquedas eficaces de diligencia debida son proyectos enormemente complejos con muchos factores críticos para el éxito. Es aconsejable llevarlas a cabo de manera iterativa, con muchas fases, revisiones y ajustes a lo largo del proceso para garantizar que se obtiene una vista completa del panorama. Estas búsquedas también exigen un alto grado de colaboración entre expertos en patentes, negocios, PI y búsquedas que deben coordinar sus responsabilidades y procesos con unos objetivos claramente definidos.
Una comunicación deficiente, unos protocolos de búsqueda incompletos o inexactos o una gestión descoordinada de los proyectos pueden llevar a pasos en falso con consecuencias desastrosas para una empresa. “Creo que todo el mundo espera ver un desfile de los horrores o un choque de trenes”, explicó Berven. “Y lo cierto es que no se aprende sobre choques de trenes en el mundo de las búsquedas.Solo se ven en los litigios”.
El comité de expertos destacó cuatro errores frecuentes y costosos que se suelen cometer durante las búsquedas de diligencia debida y que pueden hacer que las iniciativas de investigación y desarrollo descarrilen y que se retrasen las oportunidades de inversión:
- Pasar por alto el penúltimo producto o compuesto. Aunque el compuesto objetivo es normalmente la prioridad de la búsqueda, también es importante buscar otros compuestos activos cercanos y sus metabolitos. Cuando se evalúa el objetivo, es importante ir un compuesto más atrás y decidir si podría o no ser activo. Por ejemplo, un profármaco o un compuesto intermedio podría tener actividad. Ampliar la búsqueda a los metabolitos más cercanos también puede ser vital para proteger la PI futura.
- Proporcionar al abogado o al buscador información incompleta o inexacta. A veces, los buscadores pasan por alto patentes relevantes porque se les proporcionó una estructura original incorrecta y buscaron variantes en bases de datos de compuestos diferentes. Comprobar y validar estructuras forma parte del proceso iterativo y aumenta la fiabilidad de los pasos posteriores antes de invertir tiempo y dinero en nuevas búsquedas.
- No validar de manera exhaustiva detalles clave de documentos públicos. El buscador puede descubrir que la estructura evaluada ya está protegida. Eso debe disparar todas las alarmas y hacer que el equipo compruebe si está revisando la estructura correcta. Antes de continuar, el buscador debe profundizar más y consultar el historial del archivo de la patente para ver si el nombre se ha correlacionado con la estructura o con el número de esta; de lo contrario, la búsqueda llevará a resultados incorrectos.
“Uno no cree que vaya a pasar, pero puede pasar”, explicó Berven. “He visto situaciones en las que la estructura no es pública o es pública pero incorrecta, o se reveló por primera vez en el historial de archivo de la cuarta o la quinta solicitud de patente de continuación en Estados Unidos durante el proceso para recurrir un rechazo por obviedad”. - Ignorar una revisión diligente. Las cosas pequeñas pueden salir mal. Es posible que el buscador haya encontrado un antecedente pero haya olvidado comprobar la fecha de la solicitud o del perfil de la patente. Puede cometer un error tipográfico o incluso diseñar una búsqueda demasiado amplia. La mejor manera de evitar imprecisiones es trabajar despacio y comprobar todos los resultados. Todos los miembros del equipo de diligencia debida tienen la responsabilidad de reducir los errores humanos asegurándose de que los mecanismos de control forman parte del proceso para evitar perder tiempo y recursos por culpa de errores sencillos.
Identificar las oportunidades con menos estés
La buena noticia es que la mayoría de los errores del proceso de diligencia debida se pueden evitar definiendo claramente las responsabilidades y estableciendo procesos colaborativos que garanticen que existen controles iterativos.
“La propiedad intelectual siempre ha sido un trabajo de equipo”, comentó McBride, de CAS. “Cada persona desempeña un papel, y esos papeles no son necesariamente iguales. Puede ser necesario dar el control a alguien con más experiencia o responsabilidad, ya que ese trabajo requiere una gran confianza. Por eso las mejores relaciones de equipo se construyen a lo largo de los años”.
Para evitar el estrés e ir directamente a las oportunidades, adopte estas tres estrategias:
Estrategia 1: no intente hacerlo todo en su empresa
Muchas organizaciones cuentan con numerosos recursos técnicos y legales propios y puede ser tentador confiar en los conocimientos científicos y legales del equipo interno para las búsquedas. Aunque estos profesionales sean expertos en el ámbito de la legislación sobre patentes o la ciencia es poco probable que conozcan a fondo las complejidades de las búsquedas de diligencia debida.
“Después de trabajar con buscadores especializados, nunca daría por hecho que yo puedo hacer una búsqueda de alta calidad en cualquiera de las bases de datos complejas que ellos usan”, señaló Berven.
En relación con las búsquedas, no hay una solución que valga para todos. Cuanto más haya en juego, mayor debe ser el escrutinio al que se somete una búsqueda, y para eso hacen falta conocimientos especializados.
“Las empresas y los despachos jurídicos necesitan buscadores capaces de encontrar información y referencias sobre patentes en ubicaciones recónditas. Los profesionales de la búsqueda de patentes tienen al alcance de la mano una amplia gama de tecnologías y recursos comercialmente disponibles para realizar búsquedas rápidas con un nivel mayor de precisión y sin incrementar los costes”, añadió McBride.
Un buen buscador formula preguntas insistentemente, comprueba cada hallazgo, se comunica abiertamente con todos los miembros del equipo y se desvía de los caminos más trillados para descubrir toda la información pertinente.
Estrategia 2: diseñe un proceso transparente y colaborativo
Los proyectos de diligencia eficaces en los que hay mucho en juego requieren colaboración entre los abogados, los responsables de la gestión de PI, la dirección de la empresa, los miembros del equipo de investigación y desarrollo y los profesionales de las búsquedas de dentro y fuera de la empresa.
“El éxito tiene una correlación directa con el grado de colaboración”, comentó Quinn. “Cada equipo debe contar con una combinación equilibrada de conocimientos, tener claros los objetivos y crear un entorno en el que sea posible mantener conversaciones transparentes y honestas”.
Hace falta una comunicación eficaz entre la persona que solicita la búsqueda, la persona que la lleva a cabo y organiza la información y las personas que utilizan los resultados para tomar decisiones de negocios, legales y de PI. Todo el equipo debe tener claros los objetivos de la búsqueda, lo que se debe descubrir y la información que no se puede pasar por alto.
Coletti, de Johnson & Johnson, subrayó la obligación del equipo de cuestionar y depurar los parámetros de búsqueda: “¿Qué estamos buscando? ¿Qué es importante en esta posible búsqueda molecular? ¿La molécula completa? ¿Algunos componentes? Conocer estas respuestas permitirá elegir la mejor estructura de búsqueda, pero los científicos también deben responder a preguntas que ayuden a acotar la búsqueda: ¿qué es importante para usted? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué es prescindible?”.
Aunque las grandes empresas con muchos recursos relacionados con la PI están acostumbradas a responder a estas preguntas, los directivos de compañías más pequeñas no suelen estarlo. A veces les resulta difícil entender el valor de la PI, ya que puede parecerles algo alejado de las actividades de investigación que impulsan sus decisiones diarias.
“Cuando hablamos con los responsables técnicos de las empresas, siempre insistimos en que la gestión de la PI es una inversión en el trabajo de toda su vida”, señaló said McBride. “Cuando los directivos de las empresas ven así la PI y aplican este aprendizaje tanto en los socios que eligen como en los recursos que usan, su perspectiva cambia. La inversión se convierte en algo serio para ellos, porque va a determinar el éxito a años vista”.
Estrategia 3: acepte el proceso, es el medio para conseguir un fin
Las búsquedas de diligencia debida son iterativas y evolucionan a medida que se descubre información. Las consideraciones relacionadas con la necesidad empresarial, la naturaleza crítica del proyecto y el presupuesto influirán en el diseño y el alcance de la búsqueda.
“Inicialmente, se puede lanzar una red amplia y buscar muchas moléculas o dispositivos de administración, con lo que las búsquedas pueden ser más relajadas y menos específicas”, explicó Coletti. “Para las empresas que están en la fase previa a la oficina de patentes o inmersas en la tramitación con ella serán interesantes las oportunidades de licencia, de modo que las búsquedas avanzadas ayudarán a evaluar el potencial de la inversión. Si ya ha iniciado la fase de investigación y desarrollo y quiere combinar productos biológicos bajo licencia con candidatos que están en fase II, le conviene asegurarse de realizar búsquedas relacionadas con la patentabilidad sin infracción”.
A medida que avanza la diligencia debida, se encuentran nuevos datos que se evalúan y se analizan, y eso puede cambiar la dirección del proceso de búsqueda. La actividad no debe terminar hasta que todos los miembros del equipo estén seguros de que todas sus dudas y reservas se han despejado.
Como las búsquedas de diligencia debida son iterativas, los costes pueden suponer un problema.
“Es arriesgado proporcionar un resultado de búsqueda basado en un coste, así que es necesario hacerlo por pasos”, explicó Coletti. “De esa forma no se invierte una cantidad enorme de dinero en una búsqueda restringida que ofrece un valor limitado”.
Mejore la eficacia de su búsqueda de PI
En sectores complejos e innovadores con una gran presión para rentabilizar la PI, las búsquedas de diligencia debida reducen el riesgo y aumentan la confianza para las licencias, las adquisiciones y otras transacciones empresariales, pero solo si se han planificado de manera exhaustiva y ejecutado con cuidado.
Mediante la creación de un equipo de confianza de asesores legales y especialistas en búsquedas de PI, y el desarrollo de una estrategia de proyectos iterativa y colaborativa, puede evitar pérdidas de tiempo y errores y reducir los riesgos legales para tomar decisiones cruciales con más confianza.
Le invitamos a analizar sus necesidades y sus estrategias de búsqueda de PI con uno de nuestros especialistas en búsquedas. Si desea empezar a trabajar, contacte con nosotros.
